Контрафактность
Материал из Buzzy
Защита ИС и ответственность
14.10 КоАП — Незаконное использование товарного знака
Понятие контрафактности
Материальные носители считаются контрафактными в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство
— п. 4 ст. 1252 ГК
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
1-1515 ГК
Понятие контрафактности экземпляров произведений и (или) фонограмм является юридическим. Поэтому вопрос о контрафактности экземпляров произведений или фонограмм не может ставиться перед экспертом.
— п. 15 Постановления ВС РФ от 19.06.2006 №15
Права правообладателя в отношении контрафактного товара
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
2-1515 ГК
Реализация товаров с произведениями
Использование произведений путем их опубликования в журнале и распространения экземпляров этих журналов нарушает исключительные права на такое произведение, журналы являются контрафактными независимо от объема статей в сборнике.
— Определение ВАС РФ от 21.03.2013 N ВАС-2684/13 по делу N А03-18959/2011
Контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав. Например, правомерно воспроизведенные и распространяемые на территории другой страны экземпляры произведений, не предназначенные для распространения на территории Российской Федерации, являются контрафактными при распространении на территории Российской Федерации.
Нарушение существенных условий авторского договора является нарушением авторского права, так как указанные действия осуществляются за пределами правомочий, предоставленных автором.
Экземпляры произведений и фонограмм, изготовленные и (или) распространенные с нарушением существенных условий договора о передаче исключительных прав, являются контрафактными. В частности, если воспроизведение превышает тираж, предусмотренный в договоре, то превышение тиража следует рассматривать как нарушение авторского права и смежных прав.
Контрафактными являются и экземпляры произведений и объектов смежных прав, в которых наряду с правомерно используемыми объектами авторского права и смежных прав используются неправомерно воспроизведенные (например, глава в книге, рассказ или статья в сборнике либо фонограмма на любом материальном носителе).
Лицо, осуществившее подобное воспроизведение, может за свой счет удалить контрафактные элементы из экземпляров произведения и (или) объектов смежных прав. В таком случае экземпляры произведений и (или) объектов смежных прав не будут считаться контрафактными. Однако это не освобождает нарушителя от гражданско-правовой ответственности по Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
— п. 15 Постановления ВС РФ от 19.06.2006 №15
Доказывание контрафактности
Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний. — п. 25 Пленума 5/29
Довод заявителя кассационной жалобы отом, что без проведения экспертизы управление не может установить подделку,неоснователен. Из материалов проверки усматривается и предпринимателем неоспорено, что реализуемые им товары имели явные признаки подделки.
На нихотсутствовали установленные официальным производителем обязательные для товаровданного вида подвесные этикетки с информацией об артикуле, размере, названиимодели, восьмифлаговый лейбл, использовались молнии неизвестного производителя,тогда как компания Adidas использует только молнии компании YKK. Выполнениевышивки на изделиях отличалось низким качеством (не выполнена обрезка нитей,точки обязательного соприкосновения логотипа и слова «Adidas»отсутствовали).
При очевидности несоответствия качестватовара фирменному качеству необходимость в использовании специальных познанийдля установления факта подделки реализуемой предпринимателем продукции ипроведении экспертизы отсутствовала.Постановления от 07.12.2005 по делу Ф08-5578/2005-2320А ФАС Северо-Кавказского округа
Источник: http://buzzy.pro/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Закон о контрафактной двиди носителях
В законодательстве РФ определение контрафактных товаров было дано ещё Законом РФ от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (утратил силу). Согласно ст. 4 данного закона,
Следует заметить, что понимая данную норму буквально, контрафактными также считались те материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые изначально были правомерно произведены (непосредственно правообладателем данного результата интеллектуальной деятельности либо управомоченным на это лицензиатом), но впоследствии, например, были неправомерно импортированы или неправомерно использованы (способами, не разрешёнными правообладателем).
Пример: правообладатель предоставил лицензиату право производить определённую продукцию, в которой выражен результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит правообладателю, на территории Германии с правом введения в гражданский оборот данной продукции только на территории данной страны.
Если же третье лицо без согласия правообладателя приобретёт у лицензиата данную продукцию и будет экспортировать её в Российскую Федерацию, данная продукция может быть признана контрафатной, несмотря на то, что была правомерна произведена и, по сути, будет абсолютно идентична продукции, ввозимой на территорию РФ правомерно правообладателем или лицензиатами, которым предоставлено такое право.
Разумеется, автор статьи с таким подходом, имеющим место в судебной практике, категорически не согласен, поскольку представляется верным разграничивать “параллельно импортированный” и контрафактный товар, однако сделать это можно лишь волевым решением законодателя.
В настоящий момент в текущей редакции ГК РФ, в п. 4 ст. 1252 ГК РФ также даётся исчерпывающее определение контрафактным экземплярам, во многом повторяющие определения вышеуказанных нормативных актов. Согласно данной норме п. 4 ст. 1252 ГК РФ, материальные носители считаются контрафактными в том случае,
Данное уточнение продиктовано самой сущностью данного средства индивидуализации и его размещения, поскольку даже не только идентичное, но и сходное до степени смешения обозначение может вводить потребителей в заблуждение относительно того, кем выпущен спорный товар. Аналогичная норма в отношении наименований мест происхождения товаров приведена в п.3 ст. 1519 ГК РФ.
Нередко компетентные органы, в том числе и суды, ошибочно полагают, что наличие признаков контрафактности в заключении эксперта или какие-либо очевидные внешние признаки позволяют считать товар контрафактным.
Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”,
Суть дела
ЗАО “А” поставило ООО “А” лекарственные препараты. Речь идет о широко используемых фармацевтами и врачами на территории России препаратах, которые не имеют привязки к строго определенному составу и конкретному производителю и относятся к лекарствам, изготавливаемым в аптеке. Они часто упоминаются в периодических изданиях по медицинской тематике, научной литературе, а также в нормативно-технической документации.
ООО “А” указанную поставку не оплатило. При этом после поставки ООО “А” узнало, что исключительное право на товарные знаки поставленных лекарств принадлежит ЗАО “Н”, которое сразу же уведомило о нарушении его прав на товарный знак всех участников фармацевтического рынка. В связи с этим ООО “А” было вынуждено приостановить деятельность по реализации спорных лекарственных препаратов.
Предлагаем ознакомиться: Как сделать перепланировку в квартире по закону
Регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое уже используется другими хозяйствующими субъектами в их деятельности, не запрещена законодательно. Поэтому многие недобросовестные лица регистрируют на себя такие обозначения, а потом выдвигают требования о прекращении использования другими хозяйствующими субъектами товаров с указанными обозначениями и пытаются продать им права на товарный знак.
Узнайте об ответственности за нарушение лицензионного договора из
“Энциклопедии решений. Договоры и иные сделки”
интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите бесплатный доступ на 3 дня!
Получить доступ
Похожим образом поступило и ЗАО “Н”. ФАС России пришла к выводу, что общество использовало гражданские права в целях ограничения конкуренции на рынке. Решением ФАС России действия ЗАО “Н”, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на спорные лекарственные препараты, признаны недобросовестной конкуренцией (п. 2 ст.
Спустя некоторое время правопреемник ЗАО “А” по договорам уступки права требования – компания “С” – обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику ООО “А” о взыскании задолженности по договору поставки и штрафных санкций.
При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Не допускается заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав – злоупотребление правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ).
Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что ЗАО “А” поставило ООО “А” контрафактный товар, а значит, правопреемник ЗАО “А” – компания “С” – не имеет права на взыскание оплаты данного товара. На этом основании в удовлетворении исковых требований было отказано (решение Арбитражного суда Московской области от 30 марта 2015 года по делу №А41-66964/13).
Суд апелляционной инстанции согласился с таким выводом и напомнил, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
Таким образом, ООО “А” длительное время было лишено возможности распоряжаться полученными лекарственными препаратами в своей предпринимательской деятельности. Кроме того, Суд заметил: компания “С” не смогла опровергнуть доводы ООО “А” об умышленном сокрытии факта наличия исключительного права на спорные товарные знаки у другого юридического лица.
Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность ранее вынесенного решения (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2015 года № 10АП-3104/15 по делу № А41-66964/13). Аналогично поступил и Арбитражный суд Московского округа (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 ноября 2015 г. № Ф05-15130/15 по делу № А41-66964/13).
Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2026
Иными словами, эксперт и иные компетентные лица вправе устанавливать только признаки контрафактности, свидетельствующие о нарушении интеллектуальных прав. Юридическую оценку данных признаков в совокупности с другими доказательствами даёт суд.
Данное решение является наиболее мудрым, поскольку не всегда наличие признаков контрафактности однозначно свидетельствует о том, что конкретный экземпляр произведён с нарушением интеллектуальных прав. Известны случаи, когда правомерно произведённая лицензиатом в строгом соответствии с лицензионным договором продукция имеет признаки контрафактности в виде отсутствия указания правообладателя и изготовителя, низкого качества полиграфического вкладыша (для аудиовизуальной продукции на CD/DVD/Blu-Ray носителях), отсутствия «защитных» голограмм и т. п.
Поэтому наиболее правильно ставить точку в вопросе о том, является ли спорный товар контрафактным только тогда, когда судом установлено нарушение интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации, воплощённые в данном товаре.
Предлагаем ознакомиться: Об охраняемой законом тайне в трудовых отношениях
Примечательно, что в Постановлении №10 не применяется термин “контрафактность” в отношении программ для ЭВМ. Приведённый в п. 75 пример с неправомерно переработанной программой для ЭВМ (или, как часто говорят, нелицензионным программным обеспечением) указывает лишь на контрафактность материального носителя, содержащего такую программу.
Учитывая это и часто употребляемое по тексту Постановления словосочетание “контрафактные экземпляры (товары)”, можно сделать вывод, что ВС РФ применяет термин “контрафактность” исключительно к материальным носителям. Однако, такая позиция не следует напрямую из ГК РФ. Так, в ст. 1301 ГК РФ говорится о “контрафактных экземплярах произведения”, при этом очевидно, что экземпляры вполне могут быть выражены и в цифровой форме – в виде компьютерных файлов. А в ст. 1312 ГК РФ и вообще упоминается об “объектах смежных прав, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными”.
И если это не просто ошибки и несовершенства законодательства, то это значит, что законодатель, в отличие от ВС РФ, всё же предполагает контрафактность не только в отношении материальных носителей, но и даже в отношении самих объектов интеллектуальной собственности.
Не следует приравнивать фальсифицированные товары к контрафактным, поскольку данные термины абсолютно не являются равнозначными по своим правовым значениям. Не случайно в Федеральном законе от 12.04.2010 N 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”, законодатель дал отдельные определения данным категориям. Так, согласно ст. 4 указанного закона,
При этом отмечается, что
Совершенно очевидно, что указанные определения относятся к разным видам нарушений и не являются синонимами.
Позиция ВС РФ
Не согласившись с принятыми решениями, компания “С” подала в высшую судебную инстанцию кассационную жалобу, в которой указала, что права ЗАО “Н” на товарный знак не распространяются на обязанность покупателя оплатить поставленный товар (ст. 309, ст. 310 ГК РФ).
Рассмотрев указанную жалобу, ВС РФ пришел к выводу: спорный товар не являлся контрафактным. Контрафактным лекарственным средством признается лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства (п. 39 ст. 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”).
В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).
Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”). При этом вступившим в законную силу судебным актом установлено только наличие в действиях ЗАО “Н” признаков недобросовестной конкуренции.
МНЕНИЕ
Денис Мурашов, управляющий партнер юридической компании Murashov {amp}amp; Assistants:
“Для надлежащего рассмотрения данного спора суду первой инстанции необходимо было либо полностью исследовать вопросы, связанные с признанием продукции контрафактной (в том числе вопросы тождественности нанесенных на товар изображений зарегистрированному товарному знаку и вопросы нарушения прав правообладателя этого товарного знака), либо признать эти вопросы не подлежащими доказыванию в соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ.
При этом нужно учитывать, что преюдиция может быть применена только в рамках спора между теми же лицами. Однако в указанном споре суды сослались на факты, установленные актами арбитражных судов, вынесенными в рамках дела об оспаривании решения антимонопольного органа, – то есть принятые между иными лицами.
Остается неясным, по какой причине суды не исследовали самостоятельно вопросы “контрафактности” поставленных товаров и не учли того, что арбитражный суд отказал правообладателю товарных знаков в защите принадлежащего ему права”.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ определила отменить решения нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26 мая 2016 года № 305-ЭС16-1323).
При рассмотрении указанного дела ВС РФ напомнил: суды не вправе выходить за пределы заявленных требований. Если стороны по делу не просят признать товар контрафактным, то и суд не должен делать этого. А значит, и запрещать извлекать выгоду от оборота спорного товара нельзя.
Вывод
Исходя из вышеизложенного, контрафактными товарами являются те, изготовление, любое использование (включая продажу), импорт, перевозка или хранение которых приводит к нарушению исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выраженные в данных товарах.
Таким образом, главным и ключевым отличием контрафактной продукции от не-контрафактной является именно данное нарушение интеллектуальных прав. Вопрос о контрафактности товаров является юридическим и не имеет отношения сам по себе к качеству товара. Да, нередко контрафактные товары имеют более низкое качество относительно изготовленных правообладателем или его лицензиатами, но может быть и совершенно наоборот.
Любой материальный носитель может быть признан контрафактным только судом.
Источник: https://bank-k.ru/zakon-kontrafaktnoy-dvidi-nositelyakh/
Использование персонажей мультфильмов в коммерческих целях
Каждый из нас постоянно сталкивается с товарами, на которых изображены мультипликационные персонажи. По мнению производителей, такие товары легче привлекают к себе внимание покупателей, и, как следствие, лучше продаются. С этим не поспоришь – любой ребенок, увидев знакомого персонажа, использует все возможные ухищрения, чтобы заставить родителей купить этот товар.
Однако покупатели никогда не задумываются о том, что приобретаемый ими товар зачастую является контрафактным. Это означает, что производитель таких товаров, нанося на них изображения мультяшных персонажей, не получил согласие на использование произведения или товарного знака. Ведь у каждого персонажа мультфильма есть свой хозяин – автор или другой правообладатель. Значит, и использовать его можно только с разрешения, причем выдавать его зачастую должен не автор, придумавший героя, а тот, кому принадлежат права на него.
Закон довольно суров к подобным нарушениям: «в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации» (п.4 ст.1252 Гражданского кодекса РФ).
Многие предприниматели не подозревают о том, что нарушают закон. А некоторые и вовсе считают, что, продавая продукцию, маркированную персонажами мультфильмов, они способствуют их популяризации.
Эта проблема всегда была актуальной, но особенно обострилась она в последние годы, когда огромную популярность приобрел «домашний бизнес»:-изготовление кондитерских изделий-изготовление открыток и альбомов для фотографий-лепка из полимерной глины
— рукоделие
Люди получают огромное количество заказов, и покупатели зачастую присылают собственные макеты изображений, которые необходимо поместить на товар. Здесь и кроется самая большая проблема для начинающих предпринимателей.
Возможно ли использовать изображения известных персонажей в коммерческих целях?
Этот вопрос сегодня вызывает споры в предпринимательской среде.
Сразу ответим: использовать изображения известных мультипликационных персонажей с целью извлечения выгоды, не получив соответствующего разрешения у правообладателя, незаконно.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе распоряжаться исключительным правом на него (п.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ). Правообладатель также может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Обнаружив нарушение своих прав, правообладатель вправе использовать широкий спектр инструментов, направленных на их защиту. Причем предъявить свои требования он может как к производителю товаров, так и к их продавцу.
NB: зачастую недобросовестные правообладатели, желающие заработать, специально совершают контрольные закупки и заказывают изготовление товара с нанесением на него изображения какого-то известного персонажа. Некоторые настолько упрощают задачу, что предоставляют макет. А потом идут в суд с требованием о взыскании компенсации.
Ответственность за нарушение исключительных прав на произведение может быть довольно серьезной и негативно повлиять на дальнейшее развитие бизнеса нарушителя.
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков, а может заменить убытки требованием о выплате компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
Правообладатели часто требуют именно взыскания компенсации, чтобы не заниматься подсчетом понесенных убытков, а также поиском контрафактного товара.
При определении размера компенсации суд обязан учитывать характер допущенного нарушения, срок незаконного использования объекта, наличие ранее совершенных нарушений авторских прав, убытки правообладателя и другие имеющие значение факторы (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Компенсация должна быть соразмерна последствиям нарушения, при этом суд вправе снизить ее размер по ходатайству ответчика. Во внимание принимается малозначительность нарушения, а также наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно).
Узаконить сложившуюся ситуацию можно, обратившись к правообладателю за заключением лицензионного или сублицензионного договора: за определенную плату на установленных договором условиях производитель товара сможет использовать образ мультяшного персонажа.
Например, размещать его на одежде, изготавливать канцелярские товары или помещать в качестве украшения на кондитерские изделия.
А если налаживать деловые контакты с правообладателями не хочется, можно абстрагироваться от уже получивших известность персонажей и выдумать своих собственных. Купить товар, который находится в общем доступе, пусть и с изображением героев известных мультфильмов – одно. И совсем другое – приобрести уникальный продукт, в разработку которого автор вложил частичку собственной души.
————————————-
Подписывайтесь на «LoC around» в телеграме:
https://t.me/Locaround
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe31b2d98ba600b18b3bbd/5d19be4b657d0a00b6e2a91c
